US-Injunctions: keine Schadensvermutung

Eine europäische Patentinhaberin, die eine Durchsetzung in den USA plant, betrachtet die Preliminary Injunction üblicherweise als den Druckpunkt des gesamten Verfahrens: Wird sie erlangt, ist der kommerzielle Streit praktisch beendet, noch bevor die Discovery abgeschlossen ist. Eine als präjudiziell gekennzeichnete Entscheidung des Federal Circuit, verfasst von Chief Judge Moore, hebt eine solche Injunction auf und bringt zwei weitere Druckpunkte zurück in die Akten — die Beweise, die für den Nachweis eines irreparablen Schadens erforderlich sind, und die Folgen, wenn ein District Court einen strukturellen Anspruchsbegriff so liest, als wäre er in means-plus-function-Form gefasst.

Was hat der Federal Circuit tatsächlich entschieden?

Das Gericht hob eine vom US District Court for the Southern District of Florida erlassene Preliminary Injunction auf, die Import Global untersagt hatte, das angegriffene Produkt Neat Socket herzustellen, zu benutzen, zu verkaufen, zum Verkauf anzubieten oder in die Vereinigten Staaten zu importieren, und stützte sich dabei auf zwei Gründe: die Auslegung zweier streitiger Anspruchsbegriffe und die Behandlung des irreparablen Schadens.

Streitgegenständlich ist das US-Patent Nr. 9,509,080 der Socket Solutions, LLC, die geltend machte, dass das Produkt Neat Socket von Import Global den Anspruch 19 verletze. Verfahrensrechtlich hatte der District Court den Antrag auf Preliminary Injunction an einen Magistrate Judge verwiesen, der einen Report and Recommendation erliess und empfahl, dem Antrag stattzugeben. Die Entscheidung ist als präjudiziell gekennzeichnet, was für die interne Planung von Bedeutung ist: Es handelt sich nicht um eine auf ihren Sachverhalt beschränkte Einzelfallentscheidung eines Spruchkörpers, sondern um eine Aussage, an der sich Parteien und District Courts nach dem Willen des Federal Circuit orientieren sollen.

Warum ist die Vermutung des irreparablen Schadens hier von Bedeutung?

Weil die Entscheidung ausdrücklich feststellt, dass die Vermutung des irreparablen Schadens nach eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. nicht mehr zu rechtfertigen ist, und Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp., 659 F.3d 1142, 1149 (Fed. Cir. 2011) als Bestätigung dafür zitiert, dass die Vermutung abgeschafft wurde.

Die Ausweitung ist der Teil, den man zweimal lesen sollte. Das Gericht räumte ein, dass eBay und Bosch permanente Injunctions betrafen, und erklärte, es sehe keinen Grund, im Kontext der Preliminary Injunction von diesen Entscheidungen abzuweichen. Für eine Patentinhaberin bedeutet das praktisch: Eine starke Darlegung in der Sache trägt den irreparablen Schaden im vorläufigen Verfahren nicht selbstverständlich mit sich. Der Schaden muss als eigener Gegenstand mit eigenen Beweismitteln nachgewiesen werden.

Weiter ging das Gericht auf dieser Aktengrundlage nicht. Es befasste sich mit den Argumenten von Import Global zum irreparablen Schaden nicht über die Feststellung hinaus, dass die Berufung auf eine Vermutung fehlerhaft wäre, und wies den District Court an, den irreparablen Schaden im zurückverwiesenen Verfahren in einer Weise zu prüfen, die nicht auf der Vermutung beruht, sofern er diese Frage überhaupt erreicht. Diese Bedingung — sofern er diese Frage überhaupt erreicht — ist ein Hinweis auf die Reihenfolge: Die Entscheidungen zur Anspruchsauslegung können den Antrag erledigen, bevor der Schaden überhaupt zur Sprache kommt.

Wie wurde aus einem strukturellen Begriff ein means-plus-function-Begriff?

Der Federal Circuit entschied, dass die Auslegung von «pin» durch den District Court den Begriff in unzulässiger Weise in einen means-plus-function-Begriff nach 35 U.S.C. § 112(f) umgewandelt hatte — eine Umwandlung, die nach dem Verständnis des Gerichts vom Anspruchswortlaut nicht gestützt wurde.

Die Begründung ist kurz und brauchbar. Das Gericht wies darauf hin, dass der Anspruch das Wort «means» nicht verwendet und dass die Beschreibung «pin» in strukturellen Begriffen definiert, weshalb die Vermutung gilt, dass Section 112(f) nicht anwendbar ist. Nachdem die § 112(f)-Überlagerung entfernt war, kam das Gericht zum Ergebnis, dass «pin» seine gewöhnliche Bedeutung aus der Sicht der fachkundigen Person zu erhalten hat. Es wies zugleich die von Import Global vorgeschlagene Auslegung von «pin» als «mechanical system» zurück, weil eine Stütze in der Beschreibung fehlte.

Zwei Lehren stecken in dieser Abfolge. Erstens ist das Fehlen des Wortes «means» ein Ausgangspunkt, kein Schutzschild: Ein District Court liess sich gleichwohl davon überzeugen, den Begriff funktional zu lesen, und die Patentinhaberin brauchte ein Rechtsmittel, um das zu korrigieren. Zweitens war es die Beschreibung, die den Begriff in strukturellen Begriffen definiert, die die funktionale Lesart tatsächlich widerlegte. Die Beschreibung, nicht der Anspruch, trug das Argument.

Was geschah mit dem zweiten streitigen Begriff?

Das Gericht ersetzte die Auslegung von «backplate» durch den District Court durch eine Auslegung, die an der Geometrie der Abdeckung anknüpft und nicht am Vorhandensein eines bestimmten elektrischen Merkmals.

Der District Court hatte «backplate» ausgelegt als «the component of the cover, opposing the frontplate, that includes at least one set of electrical prongs». Der Federal Circuit legte den Begriff aus als «the component forming the cover with the frontplate, such that the maximum thickness of the cover is the distance, at the central portion of the cover, between the frontplate and the component». Der Unterschied ist nicht kosmetisch: Eine Verletzungsprüfung, die davon abhängt, wo ein Satz Kontaktstifte sitzt, ist eine andere Übung als eine, die davon abhängt, welche Komponente die maximale Dicke der Abdeckung in ihrem zentralen Bereich definiert. Beide vom District Court ausgelegten Begriffe wurden ersetzt, und beide Ersetzungen trugen zur Aufhebung bei.

Was klärt diese Entscheidung nicht?

Sie hebt auf und verweist zurück, statt in der Sache zu entscheiden; das Wichtigste, was sie nicht tut, ist daher die Feststellung, dass in diesem Fall keine Injunction ergehen dürfe.

Mehrere weitere Lücken sind präzise zu benennen, denn die Versuchung, eine präjudizielle Aufhebung überzuinterpretieren, ist real:

• Das Gericht entschied nicht inhaltlich über die Argumente von Import Global zum irreparablen Schaden. Seine Feststellung beschränkt sich auf den Punkt, dass die Berufung auf eine Vermutung fehlerhaft wäre, und seine Anweisung für das zurückverwiesene Verfahren steht unter der Bedingung, dass der District Court die Frage überhaupt erreicht.
• Die beiden geklärten Auslegungen sind die Auslegungen zweier streitiger Begriffe in einem Patent. Sie sind keine allgemeine Regel, dass funktionale Formulierungen sicher oder dass sie tödlich sind. Die § 112(f)-Prüfung hing davon ab, dass dieser Anspruch «means» nicht enthielt und dass diese Beschreibung «pin» strukturell definierte.
• Die Entscheidung sagt nichts über die Voraussetzungen für vorläufige Massnahmen vor dem Einheitlichen Patentgericht oder vor schweizerischen Gerichten. Eine parallele europäische Durchsetzungsstrategie wird davon nicht berührt und sollte nicht auf ihrer Grundlage neu geplant werden.

Für eine europäische Patentinhaberin, die koordinierte Verfahren führt, lohnt es sich, diesen letzten Punkt intern zu markieren, bevor jemand den Fall als allgemeine Aussage über Unterlassungsrechtsschutz herumschickt. Es ist eine US-Entscheidung mit US-Reichweite.

Was sollte eine IP-Managerin jetzt mit US-Angriffsakten tun?

Den Nachweis des irreparablen Schadens als eigenes Arbeitsergebnis behandeln, unabhängig von Rechtsbestand und Verletzung aufgebaut und belegt, und ihn beginnen, bevor der Antrag entworfen wird, statt erst als Reaktion auf die Gegenseite.

In der Praxis heisst das, jetzt für jede Akte, in der eine Preliminary Injunction in Betracht kommt, zu ermitteln, welche Beweise zu Umsatzverlusten, Preisverfall und zum eigenen Markteintritt oder zur Marktpräsenz der Patentinhaberin vorliegen — und wer im Unternehmen dies bezeugen kann. eBay und Bosch betrafen permanente Injunctions; was diese Entscheidung hinzufügt, ist die Aussage des Federal Circuit, er sehe keinen Grund, im vorläufigen Verfahren von diesen Entscheidungen abzuweichen. Ein Antrag, dessen Schadensabschnitt sich auf die Stärke der Hauptsache stützt, ist im Rechtsmittelverfahren angreifbar, selbst wenn er in erster Instanz erfolgreich ist, und dieser Fall zeigt die Kosten dieser Angreifbarkeit: Eine so weite Injunction wie die hier erlassene, die Herstellung, Benutzung, Verkauf, Verkaufsangebote und Import erfasste, wurde auf Empfehlung eines Magistrate Judge erlassen und dann aufgehoben.

Aus dem Ausgang des Verfahrens folgt eine zweite, leisere Aufgabe. Da die Aufhebung teilweise auf der Anspruchsauslegung beruht, sollte das Reihenfolgerisiko eingeplant werden — hier wurden die Auslegungen beider streitiger Begriffe ersetzt, und das Rechtsmittelgericht liess die Substanz des irreparablen Schadens sodann unbehandelt und verwies sie nur für den Fall an den District Court, dass dieser die Frage erreicht.

Was sollte sich bei Ausarbeitung und Erteilungsverfahren ändern?

Anhängige US-Anspruchssätze und Vorlagen für die Ausarbeitung auf strukturelle Begriffe prüfen, die allein über ihre Funktion definiert sind, und strukturelle Definitionen vor der Anmeldung in die Beschreibung aufnehmen.

Der defensive Wert einer strukturellen Definition ist genau das, worauf sich der Federal Circuit gestützt hat. Er wies darauf hin, dass die Beschreibung «pin» in strukturellen Begriffen definiert und dass dies — zusammen mit dem Fehlen von «means» — die Vermutung gegen § 112(f) stützte. Wo eine Vorlage eine Komponente einführt und sie dann rein funktional charakterisiert, fehlt der Rückhalt, der den Begriff aus § 112(f) heraushält, möglicherweise einfach. Ein Satz struktureller Definition kostet bei der Ausarbeitung nichts; die Wiederherstellung dieses Punktes kostet ein Rechtsmittelverfahren.

Wo die Beschreibung eine vorgeschlagene Einengung nicht stützen kann, lässt sich auch das geltend machen: Das Gericht wies die von Import Global vorgeschlagene Auslegung als «mechanical system» wegen fehlender Stütze in der Beschreibung zurück. Die Beschreibung leistet in dieser Entscheidung doppelte Arbeit — sie widerlegt eine unerwünschte funktionale Lesart und weist eine unerwünschte enge Lesart zurück. Ausarbeitungsakten sollten mit beiden Rollen im Blick überprüft werden, und zwar bei den Patenten, die zuerst geltend gemacht werden sollen.