Vergleichslizenzen und US-Patentmarkierung

Ein europäischer Patentinhaber, der ein US-Patent im Portfolio hält, lizenziert dieses Patent nur selten im Rahmen eines verhandelten Lizenzprogramms. Häufiger bestehen die Lizenzen, weil jemand verklagt wurde und die Sache verglichen wurde. Solche Vergleichsvereinbarungen werden meist von den Prozessanwälten entworfen, rasch geschlossen und abgelegt. Eine als precedential veröffentlichte Entscheidung des Federal Circuit vom 19. August 2026 ist ein Grund, sie wieder hervorzuholen.

Was hat der Federal Circuit tatsächlich entschieden?

In VDPP, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc., No. 2024-2226, einer von Chief Judge Moore verfassten Entscheidung, hat der Federal Circuit festgehalten, dass auch die Lizenznehmer eines Patentinhabers 35 U.S.C. § 287 einhalten müssen.

Der zugrunde liegende Streit war in seiner Anlage unauffällig. VDPP machte U.S. Patent No. 9,426,452, das elektrisch gesteuerte Brillen betrifft, gegen Volkswagen Group of America vor dem U.S. District Court for the Southern District of Texas geltend. Das District Court wies die Klage von VDPP nach Federal Rule of Civil Procedure 12(b)(6) unter Ausschluss einer erneuten Klage (with prejudice) ab und lehnte den Antrag von VDPP auf Zulassung einer Klageänderung als aussichtslos ab. VDPP hatte elf Vergleichsvereinbarungen mit Lizenznehmern des geltend gemachten Patents geschlossen.

Der Satz, dass sich die eigenen Markierungspflichten eines Patentinhabers auf seine Lizenznehmer erstrecken, ist für sich genommen nicht neu. Für Portfoliomanager kommt es darauf an, an welcher Stelle des Verfahrens er griff: im Stadium der Klageschrift, auf einen Antrag nach Rule 12(b)(6) hin, wobei die Tür zur Klageänderung anschliessend als aussichtslos verschlossen blieb. Das ist keine Schadensersatzfrage, die auf die Expert Discovery vertagt wird. Es ist eine Frage, die eine Klage vor der Anspruchsauslegung beenden kann.

Warum gilt eine Vergleichsvereinbarung als Lizenz im Sinne der Markierungspflicht?

Weil der Federal Circuit ausgeführt hat, seine Rechtsprechung lege nahe, dass es für Zwecke der Markierung keinen Unterschied zwischen einer im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung erteilten Lizenz und jedem anderen Patentlizenzvertrag gebe.

Das ist der Satz, der die Vertragsgestaltung ändern sollte. In-house-Juristen behandeln Vergleichsinstrumente gerne als eigene Gattung: Ihr wirtschaftlicher Zweck ist die Beendigung eines Streits, nicht der Aufbau eines Lizenzprogramms, und die darin enthaltene Lizenzerteilung ist oft eine kurze Zusage, die am Ende einer Freistellungsklausel angehängt wird. Die Sichtweise des Gerichts beseitigt diese Unterscheidung. Erteilt der Vergleich eine Lizenz und verkauft der Lizenznehmer anschliessend vom Patent erfasste Gegenstände, greift die Markierungsprüfung genauso wie bei einem frei verhandelten Vertrag.

Für einen Patentinhaber, dessen einzige US-Lizenzen aus Rechtsstreitigkeiten hervorgegangen sind, bedeutet das: Die gesamte lizenzierte Basis – im Fall von VDPP elf Vereinbarungen – wird dafür relevant, ob gegenüber dem nächsten Beklagten Schadensersatz für die Zeit vor Klageerhebung durchsetzbar ist. Jede Vergleichsgegenpartei ist ein potenzieller Schwachpunkt, und der Patentinhaber hat sich bei Unterzeichnung nicht zwingend Einblick darin verschafft, ob diese Gegenpartei markiert.

Was muss ein Lizenzgeber in Bezug auf seine Lizenznehmer tun?

Nach Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc., 950 F.3d 860 (Fed. Cir. 2020) muss ein Patentinhaber angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass seine Lizenznehmer die Markierungsvorschrift einhalten.

Dieser Massstab ist der massgebliche, und er ist ein Verhaltens-, kein Erfolgsmassstab. Ein Lizenzgeber unterliegt nicht automatisch, wenn ein Lizenznehmer nicht markiert; die Frage ist, was der Lizenzgeber dagegen unternommen hat. Doch «angemessene Anstrengungen» sind nur dann von Bedeutung, wenn es eine Dokumentation dieser Anstrengungen gibt – eine vom Lizenzgeber auferlegte Pflicht, ein von ihm angefordertes Reporting, eine Antwort, auf die er reagiert hat. Schweigt die Vergleichsvereinbarung zur Markierung und hatte der Patentinhaber seit Abschluss keinen Kontakt zum Lizenznehmer, findet sich in der Akte nichts, worauf man verweisen könnte.

Die praktische Konsequenz für die Vertragsgestaltung hat zwei Teile. Der erste ist eine ausdrückliche Markierungspflicht in der Lizenzerteilung selbst, angeknüpft an die konkrete Patentnummer statt an einen pauschalen Verweis auf «die Patente». Der zweite, und der am häufigsten weggelassene, ist ein Mechanismus: eine periodische Berichtspflicht, ein Audit- oder Inspektionsrecht oder zumindest eine jährliche Bestätigung des Lizenznehmers, dass die Markierung auf den erfassten Produkten angebracht ist. Eine Pflicht ohne Berichtskanal erzeugt genau dann keinen Nachweis der Anstrengung, wenn der Patentinhaber ihn braucht.

Was steht auf dem Spiel, wenn Lizenznehmer nicht markiert haben?

Ohne Markierung läuft der Schadensersatz erst ab dem Zeitpunkt, zu dem der angebliche Verletzer tatsächliche Kenntnis von der Verletzung erhalten hat.

Bei einem Patent mit erheblicher Restlaufzeit ist das ein schwerwiegendes, aber überlebbares Ergebnis: Der Patentinhaber verliert den zurückliegenden Zeitraum und prozessiert für den künftigen, wobei Unterlassungsprüfung und laufende Lizenzgebühr weiterhin zur Verfügung stehen. Bei einem Patent kurz vor Ablauf oder bereits abgelaufen ist der rückwirkende Schadensersatz der ganze Fall. Es gibt keinen künftigen Zeitraum, den man sichern könnte. Ein Markierungsversäumnis in dieser Konstellation ist keine Kürzung des Anspruchs; es ist sein Ende.

Damit wird das Ablaufdatum zum ersten Sortierkriterium jedes Audits. Die Vereinbarungen zu Patenten in ihren letzten Jahren oder zu bereits abgelaufenen Patenten, bei denen die Verjährungsfrist für vergangene Verletzungen noch läuft, sind diejenigen, bei denen eine fehlende Markierungsklausel unmittelbar in entgangene Durchsetzung umschlägt.

Was hat das den Patentinhaber über die Klageabweisung hinaus gekostet?

Das District Court sprach Volkswagen Anwaltskosten in Höhe von 207.543,60 USD zu und verhängte gegen den Anwalt von VDPP, William Peterson Ramey III, Sanktionen nach 28 U.S.C. § 1927.

Den Teil der Berufung, der die Sanktionen gegen Ramey angriff, wies der Federal Circuit mangels Rechtsmittelzuständigkeit ab und hielt fest, dass VDPP die Befugnis fehle, gegen Sanktionen vorzugehen, die gegen seinen Anwalt verhängt wurden. Dieser Zuständigkeitspunkt erinnert daran, dass ein Mandant eine gegen seinen Vertreter gerichtete Sanktionsanordnung im Rechtsmittelverfahren nicht heilen kann; beides ist verfahrensrechtlich getrennt, und die Berufung einer Partei trägt die Beschwer des Anwalts nicht mit.

Der Kostenzuspruch ist die Zahl, die man einem Verwaltungsrat vorlegt, wenn man den Aufwand für ein Vertrags-Audit begründen will. Eine mangelhafte Markierungsposition führt nicht nur dazu, dass kein Schadensersatz entsteht. Wird eine Klage unter Ausschluss einer erneuten Klage abgewiesen und eine Änderung als aussichtslos verweigert, folgt daraus die Kostenexposition.

Was klärt die Entscheidung nicht?

Sie sagt einem Lizenzgeber nicht, wie viel Überwachung genug ist.

Der Federal Circuit hat die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ein Lizenzgeber auch ohne vereinbarte Markierungspflicht nachweisen kann, angemessene Anstrengungen zur Sicherstellung der Einhaltung von § 287 durch seine Lizenznehmer unternommen zu haben. Ein Patentinhaber mit Altverträgen ohne Markierungsklauseln steht also nicht automatisch ohne Fall da – aber er argumentiert nun aus einer offenen Frage heraus statt aus einer gefestigten Regel, im Stadium der Klageschrift, vor einem District Court, das eine Klageänderung als aussichtslos behandeln kann. Das ist eine teure Position, wenn man sie freiwillig einnimmt.

Die Entscheidung ist zudem in zwei weiteren Hinsichten enger, als ihre praktische Reichweite vermuten lässt. Sie ist US-Recht und hat keine unmittelbare Wirkung auf schweizerische, EU- oder ukrainische Markierungs- oder Schadensersatzregeln; die hier durchgesetzte Pflicht ist ein Geschöpf von 35 U.S.C. § 287 und wandert nicht mit. Und die Entscheidung arbeitet virtuelle Markierung oder datierte Kenntnisschreiben als Ersatzstrategien nicht vertieft auf. Diese bleiben als taktische Antworten verfügbar, doch die Leserschaft sollte nicht erwarten, dass diese Entscheidung einen der beiden Ansätze bestätigt.

Was sollte ein IP-Manager in diesem Quartal tun?

Jede US-Vergleichs- und Lizenzvereinbarung im Portfolio auf zwei Punkte prüfen: eine ausdrückliche Markierungspflicht und einen Berichts- oder Auditmechanismus, mit dem der Lizenzgeber die Einhaltung kontrollieren kann.

Die Ergebnisse zuerst nach dem Ablaufdatum des Patents sortieren. Bei laufenden Vereinbarungen zu Patenten mit mehreren Jahren Restlaufzeit ist eine Vertragsänderung, die eine Markierungsklausel und eine jährliche Bestätigung ergänzt, meist erreichbar – besonders dort, wo die Gegenpartei in einer fortlaufenden Geschäftsbeziehung steht oder eine weitere Zahlung fällig wird. Bei Vereinbarungen, die sich praktisch nicht wieder öffnen lassen, besteht die Alternative darin, den Kenntnisnachweis bewusst aufzubauen: datierte Schreiben mit tatsächlicher Kenntnisgabe an jedes Ziel vor Klageerhebung, in dem Bewusstsein, dass der Schadensersatz ab Zugang und nicht ab der ersten Verletzung läuft.

Bei bereits abgelaufenen Patenten oder solchen, die innerhalb des Durchsetzungshorizonts ablaufen, ist die Markierungslage als Vorfrage zu behandeln, bevor über eine Geltendmachung entschieden wird. Wo rückwirkender Schadensersatz der einzig verbleibende Rechtsbehelf ist, ist der Zustand der Markierungsdokumentation der Fall – und er sollte beurteilt werden, bevor Prozessanwälte mandatiert werden, nicht erst nach Einreichung eines Antrags nach Rule 12.

Und schliesslich: die Vorlage ändern. Jeder neue US-Vergleich, der eine Lizenz erteilt, sollte eine Markierungspflicht und eine Berichtspflicht als Standardklauseln enthalten, entworfen im selben Durchgang wie die Freistellung. Die Kosten, sie bei Unterzeichnung aufzunehmen, sind vernachlässigbar; die Kosten ihres Fehlens sind nun dokumentiert.