Ukraine: Verbot entschuldigt Nichtbenutzung nicht

Ein Inhaber, dem die Erbringung der registrierten Dienstleistungen jahrelang gesetzlich untersagt war, hat auf eine Nichtbenutzungsklage eine intuitiv starke Antwort: Das Gesetz hat es mir verboten. Der ukrainische Oberste Gerichtshof hat diese Antwort nun in einem Glücksspielfall geprüft und für unzureichend gehalten, weil der Inhaber seine Anmeldung erst eingereicht hatte, als das Verbot bereits in Kraft war, und mit der Marke nichts unternahm, nachdem das Verbot aufgehoben worden war. Die Begründung ist eng gefasst, aber unmittelbar nützlich für alle, die eine ukrainische Registrierung für einen regulierten Geschäftsbereich halten – oder von einer solchen blockiert werden.

Worum ging der Streit?

Livescore Limited erhob im August 2022 Klage auf vorzeitige Beendigung eines ukrainischen Markenzertifikats für sämtliche davon erfassten Dienstleistungen der Klasse 41, nachdem ihrer eigenen internationalen Registrierung der Schutz in der Ukraine teilweise verweigert worden war, weil ihr Zeichen der 2012 registrierten Marke der Beklagten verwechselbar ähnlich sei.

Die Interessenlage der Klägerin ist von Bedeutung, denn sie erklärt, weshalb solche Klagen überhaupt erhoben werden. Livescore erlangte in der Ukraine Schutz in den Klassen 9, 35 und 38, wurde für Klasse 41 aber vollständig zurückgewiesen. Die ältere ukrainische Registrierung war mit anderen Worten ein konkretes Hindernis für das eigene Portfolio der Klägerin in einer einzigen Klasse – und die Nichtbenutzungsklage war der Weg, es zu beseitigen, nicht eine allgemeine Rechtsdurchsetzungsmassnahme.

Welchen gesetzlichen Massstab wandten die Gerichte an?

Art. 18 Abs. 4 des Gesetzes der Ukraine „Über den Schutz der Rechte an Marken für Waren und Dienstleistungen“ erlaubt jeder Person, bei Gericht die vorzeitige Beendigung eines Zertifikats zu beantragen, wenn die Marke in der Ukraine während fünf Jahren ab der Veröffentlichung des Zertifikats ununterbrochen nicht benutzt wurde.

Zwei Merkmale dieser Vorschrift verdienen für die Portfolioarbeit Beachtung. Erstens ist die Klagebefugnis weit: Antragsberechtigt ist „jede Person“, ein Angreifer muss also keine besondere kommerzielle Beeinträchtigung nachweisen, bevor er vorgeht. Zweitens läuft die Frist ab der Veröffentlichung des Zertifikats, womit die Angreifbarkeit einer alten Registrierung eine Funktion der Kalenderzeit ist und nicht davon abhängt, was der Inhaber kürzlich getan oder unterlassen hat.

Wie beurteilten die beiden Vorinstanzen den Fall unterschiedlich?

Das Bezirksgericht Petschersk in Kyjiw gab der Klage mit Entscheid vom 29. Januar 2024 vollumfänglich statt, doch das Appellationsgericht Kyjiw hob diesen Entscheid mit Beschluss vom 24. Februar 2025 hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 41 „Kasinoeinrichtungen“ und „Glücksspieldienstleistungen“ auf und befand, das Gesetz der Ukraine „Über das Verbot des Glücksspielgeschäfts in der Ukraine“ stelle einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung der Marke dar.

Die Position des Appellationsgerichts ist diejenige, die die meisten In-house-Leser vorhergesagt hätten. Wenn der Staat genau die im Verzeichnis beschriebene Tätigkeit verboten hat, erscheint die Nichtbenutzung einer Marke für diese Tätigkeit als Rechtsbefolgung und nicht als Vernachlässigung, und sie als Löschungsgrund zu behandeln erscheint als Bestrafung des Inhabers dafür, dass er das Gesetz beachtet. Das Appellationsgericht erhielt die beiden glücksspielspezifischen Dienstleistungen entsprechend aufrecht und liess die Beendigung im Übrigen bestehen.

Warum verwarf der Oberste Gerichtshof diese Rechtfertigung?

Der Oberste Gerichtshof hob den Beschluss des Appellationsgerichts auf und bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid, der die Marke für diese Dienstleistungen beendete, mit der Begründung, das Verbot sei zum Zeitpunkt der Registrierung der streitigen Marke vorhersehbar gewesen und könne daher kein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung sein.

Die Daten tragen die Begründung. Das Gesetz der Ukraine „Über das Verbot des Glücksspielgeschäfts in der Ukraine“ trat 2009 in Kraft. Die Anmeldung der streitigen ukrainischen Marke wurde 2011 eingereicht – also zwei Jahre nach Beginn eines Verbots, das bereits im Gesetzbuch stand und bereits auf die beanspruchten Dienstleistungen anwendbar war. Bei dieser Abfolge war das Hindernis nichts, was den Inhaber traf, nachdem er sich auf die Marke festgelegt hatte; es war eine bekannte Marktbedingung, in die hinein der Inhaber die Anmeldung bewusst einreichte. Eine Beschränkung, die der Anmelder vor der Einreichung kannte oder kennen konnte, ist überhaupt kein nachträglich eintretendes Hindernis.

Der zweite Teil der Begründung schneidet den Ausweg ab. Das Gesetz der Ukraine „Über die staatliche Regulierung der Tätigkeit im Bereich der Organisation und Durchführung von Glücksspielen“ trat am 13. August 2020 in Kraft und hob das Glücksspielverbot auf. Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass der Inhaber die streitige Marke nach der Aufhebung des Verbots nicht benutzte. Selbst nach der eigenen Logik des Appellationsgerichts hatte die Rechtfertigung damit ein Verfallsdatum: Sobald das rechtliche Hindernis entfallen war, war das weitere Schweigen die eigene Entscheidung des Inhabers. Da die Klage im August 2022 erhoben wurde, war der Zeitraum nach der Aufhebung des Verbots selbst ein Zeitraum unerklärter Nichtbenutzung.

Welche allgemeineren Grundsätze zog das Gericht heran?

Der Oberste Gerichtshof betonte den Grundsatz der ernsthaften Benutzung, einschliesslich der Bereinigung des Staatsregisters von Zertifikaten, die lange nicht benutzt wurden, und hielt fest, dass der Markenschutz nicht dazu verwendet werden dürfe, die Tätigkeit anderer Wirtschaftsteilnehmer einzuschränken.

Diese beiden Aussagen sind zusammen mit dem prozessualen Sachverhalt des Falls zu lesen. Die Klägerin war eine Partei, deren eigene Anmeldung wegen der älteren Marke zurückgewiesen worden war; die Beklagte hielt eine Registrierung für Dienstleistungen, die sie nicht erbracht hatte. Die Einordnung des Gerichts behandelt das Register als Instrument des tatsächlichen Geschäftsverkehrs und nicht als Reservationssystem und macht die Wirkung auf Dritte – hier eine Zurückweisung in Klasse 41 – zu einem Teil der Begründung dafür, die Beendigung zuzulassen. Für einen Angreifer ist das eine hilfreiche Formulierung: Das Argument lautet nicht bloss, der Inhaber sei untätig gewesen, sondern dass die untätige Registrierung gegen jemanden wirkt, der tatsächlich am Markt tätig ist.

Was entscheidet das Urteil nicht?

Es entscheidet nicht, ob ein unvorhersehbares späteres Verbot – etwa eine nach der Registrierung erlassene Beschränkung oder Kriegsmassnahmen – als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung gelten würde, und es stellt keinen allgemeinen Beweismassstab für den Nachweis berechtigter Gründe auf.

Diese Grenze ist real und sollte die Verwendung des Falls relativieren. Der Entscheid ruht auf zwei spezifischen Feststellungen: dass das Verbot der Anmeldung vorausging und dass nach der Aufhebung des Verbots nichts geschah. Keine der beiden Feststellungen sagt einem Inhaber, was er zu beweisen hat, wenn das Hindernis tatsächlich erst nach dem Bestehen der Registrierung entstand und während der gesamten relevanten fünf Jahre fortdauerte. Ebenso wenig gibt sie an, welche Menge oder Art von Beweismitteln – behördliche Korrespondenz, Lizenzierungsversuche, Vorbereitungshandlungen – ein Inhaber vorlegen müsste, damit ein Vorbringen berechtigter Gründe Erfolg hat. Leser sollten zudem mit der Zitierung vorsichtig umgehen: Das von uns geprüfte Material nennt zwei unterschiedliche Daten für den Entscheid des Obersten Gerichtshofs; wer sich in Rechtsschriften oder in einem Gutachten auf das Urteil stützen will, sollte Aktenzeichen und Datum vor dem Zitieren direkt im Gerichtsregister überprüfen.

Was sollten IP-Manager jetzt tun?

Führen Sie eine gezielte Durchsicht ukrainischer Registrierungen durch, deren Verzeichnisse regulierte, lizenzpflichtige oder früher verbotene Tätigkeiten erfassen, und sortieren Sie sie nach den beiden Daten, die der Oberste Gerichtshof als entscheidend ansah.

Wo die Beschränkung dem Anmeldedatum vorausgeht, ist die Registrierung nach dieser Begründung als anfällig für eine Löschungsklage zu behandeln, ohne realistische Aussicht, sich auf die Beschränkung als Rechtfertigung zu berufen. Wo eine Beschränkung bestand, seither aber aufgehoben wurde, lautet die Frage, wie lange die Aufhebung zurückliegt: Ein Abstand von mehr als fünf Jahren seit dem Wegfall des Hindernisses setzt das Zertifikat unabhängig davon aus, was während des Verbots selbst geschah. In beiden Fällen gibt es drei praktische Reaktionen – die ernsthafte Benutzung in der Ukraine für die tatsächlich beanspruchten Dienstleistungen aufnehmen, das Verzeichnis auf das beschränken, was benutzt wird oder benutzt werden kann, oder für einen Umfang neu anmelden, der der heutigen kommerziellen Realität entspricht. Nichts zu tun und sich auf das historische rechtliche Hindernis zu verlassen, ist der eine Weg, den dieses Urteil versperrt.

Die umgekehrte Übung ist genauso wertvoll. Wo eine ukrainische Entgegenhaltung eine Anmeldung oder eine Schutzausdehnung blockiert, prüfen Sie, ob die entgegengehaltene Registrierung Tätigkeiten erfasst, die vor der Anmeldung der Marke verboten oder stark beschränkt waren, und wann eine solche Beschränkung endete. Nach der obigen Begründung sind Marken dieser Art Kandidaten für eine Löschung und nicht feste Hindernisse, um die herum konstruiert werden muss – und wie die Klägerin in diesem Fall feststellte, kann die Klasse, in der man zurückgewiesen wurde, über eine Nichtbenutzungsklage statt über eine Koexistenzverhandlung zurückgewonnen werden.