Ex parte Baurin: OTDP nach Allergan

Was hat das Appeals Review Panel tatsächlich entschieden?

In Ex parte Baurin, erlassen am 18. Dezember 2025, hat das Appeals Review Panel des USPTO im Wege einer sua sponte angeordneten Wiederaufnahme eine PTAB-Entscheidung aufgehoben, die selbst die Zurückweisungen eines Prüfers wegen obviousness-type double patenting (OTDP) aufgehoben hatte, und die Zurückweisungen des Prüfers hinsichtlich der streitigen Ansprüche wieder in Kraft gesetzt.

Die prozessuale Konstellation verdient einen Moment Aufmerksamkeit, denn sie ist ungewöhnlich und zeigt, wie ernst das Amt die Frage nimmt. Ein Prüfer wies Ansprüche wegen OTDP zurück. Das Board hob den Prüfer auf. Das Appeals Review Panel nahm den Fall daraufhin von Amts wegen auf und hob die Wiederaufnahmeentscheidung des Board auf, womit die Zurückweisungen wieder standen. Dem Panel gehörten USPTO-Direktor John A. Squires, PTAB Chief Judge Kalyan Deshpande und PTAB Acting Deputy Chief Judge Michelle Ankenbrand an – also der Direktor gemeinsam mit der Leitung des Board statt eines routinemässigen Dreirichterpanels. Die Entscheidung wurde als präzedenziell designiert.

Gegenstand ist die US-Anmeldung Nr. 17/135,529, die auf antikörperähnliche Bindungsproteine gerichtet ist. Der Prüfer stützte sich auf das US-Patent Nr. 10,882,922 als OTDP-Referenz. Für Leser, die in den Vereinigten Staaten Biologika- und Antikörperfamilien verwalten – wo die Continuation-Praxis tief und die Stammbäume lang sind –, ist das genau das Sachverhaltsmuster, das Sie längst in den Akten haben.

Warum ist Allergan v MSN hier von Bedeutung?

Weil Allergan USA, Inc. v. MSN Labs (Fed. Cir. 2024) die Entscheidung ist, die viele Anmelder für genau diese Situation als sicheren Hafen behandelt haben – und Baurin zeigt, wo dieser Hafen endet.

In Allergan entschied der Federal Circuit, dass ein zuerst angemeldeter, zuerst erteilter, später ablaufender Anspruch nicht durch einen später angemeldeten, später erteilten, früher ablaufenden Referenzanspruch mit gemeinsamem Prioritätsdatum vernichtet werden kann. Diese Aussage wurde in der Erteilungspraxis weithin so gelesen, dass sie das OTDP-Risiko über grosse Continuation-Familien mit gemeinsamem Prioritätsdatum hinweg beseitigt: War das angegriffene Patent das Stammpatent – zuerst angemeldet, zuerst erteilt –, konnte ein später erteiltes Kind, das zufällig früher ablief, nicht dagegen gewendet werden.

Das Entscheidende an dieser Aussage ist die Reihenfolge der Voraussetzungen. Allergan ist keine allgemeine Feststellung, dass Familienmitglieder mit gemeinsamem Prioritätsdatum keine OTDP-Referenzen sein können. Es ist eine Verknüpfung von Merkmalen, und jedes Element dieser Verknüpfung muss im konkret vorliegenden Fall gegeben sein.

Warum hat die Allergan-Ausnahme die ’529-Anmeldung nicht gerettet?

Weil das ARP zu dem Ergebnis kam, dass die in Allergan begründete Ausnahme nicht anwendbar ist, da die ’529-Anmeldung nicht die erste tatsächliche Anmeldung in ihrer Familie ist.

Das ist die tragende Feststellung, und sie ist im besten Sinne eng: Sie hängt an einer Tatsache aus der Akte, nicht an einer Neuformulierung der Doktrin. Die Position des Anmelders setzte voraus, dass die Anmeldung die Allergan-Stellung einnimmt – zuerst angemeldet, zuerst erteilt, später ablaufend, gemeinsames Prioritätsdatum. Das ARP befand, dass das erste Glied fehlt. Ist die Anmeldung nicht die erste tatsächliche Anmeldung in ihrer Familie, ist die Allergan-Verknüpfung nicht erfüllt und die Ausnahme nicht verfügbar, was auch immer die Ablaufdaten sagen.

Für In-house Counsel ist die praktische Übersetzung unbequem, aber klar. „Gemeinsames Prioritätsdatum“ ist nicht der Test. „Früheste beanspruchte Priorität“ ist nicht dasselbe wie „erste tatsächliche Anmeldung“. Eine Familie, die auf einer Provisional, einem PCT-Eintritt, einer Bypass-Continuation und einer Kette von Continuations aufgebaut ist, kann sehr leicht eine Anmeldung enthalten, deren Prioritätsanspruch an den Anfang der Familie reicht, deren tatsächliche Anmeldung aber nicht. Wenn Ihr OTDP-Risikomemo sagt „durch Allergan ausgeschlossen“, muss es benennen, welches Mitglied tatsächlich zuerst angemeldet wurde – und wann.

Welche Rolle spielt die Anti-Harassment-Begründung in dieser Entscheidung?

Sie leistet eigenständige Arbeit: Das ARP kam zu dem Ergebnis, dass das Board fehlerhaft handelte, als es die Anti-Harassment-Begründung als nicht tragfähig für die OTDP-Zurückweisungen des Prüfers verwarf.

Dies ist der Teil von Baurin mit der weitesten Reichweite. OTDP wird üblicherweise so diskutiert, als wäre es ausschliesslich ein Problem der Patentlaufzeit – eine Doktrin, die eine ungerechtfertigte Verlängerung der Exklusivität über die gesetzliche Laufzeit hinaus verhindern soll. Nach dieser Sicht müsste die Zurückweisung entfallen, wenn nach den Tatsachen keine Laufzeitverlängerung erreichbar ist. Das Board schien in diese Richtung zu argumentieren. Das ARP entschied, dass die Verwerfung der Anti-Harassment-Begründung fehlerhaft war.

Die Folge für die Erteilungsplanung ist, dass das Fehlen eines Laufzeitvorteils eine OTDP-Zurückweisung vor dem Amt für sich allein nicht ausräumt. Ein Prüfer kann eine Begründung heranziehen, die auf die Belastung durch mehrfache Geltendmachung und nicht auf die Laufzeit gerichtet ist, und das Board darf diese Begründung nicht ohne Weiteres als untragfähig behandeln. Strategien, die auf „hier ist keine Laufzeit zu gewinnen, also gibt es kein OTDP-Problem“ aufbauen, müssen erneut geprüft werden.

Warum taucht 1995 in diesen Fällen immer wieder auf?

Weil der Uruguay Round Agreements Act am 8. Juni 1995 in Kraft trat und die Patentlaufzeit von 17 Jahren ab Erteilung auf 20 Jahre ab dem frühesten beanspruchten Prioritätsdatum umstellte.

Unter dem Regime vor der URAA begann die Laufzeituhr mit der Erteilung, sodass die Reihenfolge, in der Familienmitglieder erteilt wurden, weitgehend die Reihenfolge ihres Ablaufs bestimmte. Bei der Bemessung von 20 Jahren ab frühester Priorität gilt dieser Gleichlauf nicht mehr: Anmeldereihenfolge, Erteilungsreihenfolge und Ablaufreihenfolge können auseinanderfallen. Diese Entkopplung erzeugt das Allergan-Sachverhaltsmuster – ein später angemeldetes, später erteiltes Patent, das dennoch früher abläuft – und deshalb verlangt eine moderne OTDP-Analyse drei gesonderte Daten pro Familienmitglied, nicht eines.

Hier sind Familien mit europäischem Ursprung am stärksten exponiert. Eine Prioritätsanmeldung nach der Pariser Verbandsübereinkunft, ein PCT, ein nationaler Phaseneintritt und eine Kette von Continuations erzeugen eine Reihe von Daten, die im Fristenverwaltungssystem ordentlich und in der OTDP-Analyse unordentlich aussehen. Das Datum, das Ihr System als „Priorität“ anzeigt, ist nicht das Datum, auf das das ARP in Baurin geschaut hat.

Was klärt Baurin nicht?

Die Entscheidung klärt nicht, ob die Anti-Harassment-Begründung überhaupt verfügbar sein sollte, wenn keine Sorge um eine Laufzeitverlängerung erkennbar ist – und das Amt hat das selbst gesagt.

Das ARP erklärte, das Amt würde eine Klärung durch den Federal Circuit begrüssen, falls seine Präzedenzfälle nicht so zu lesen sein sollten, dass sie OTDP-Zurückweisungen auf der Grundlage der Anti-Harassment-Begründung zulassen, wenn keine Sorge um eine Laufzeitverlängerung erkennbar ist. Das ist eine Einladung, und sie sollte als solche gelesen werden. Das Panel wandte die Lesart an, die es für sich als verfügbar ansah, und wies ausdrücklich darauf hin, dass das Berufungsgericht die Sache anders sehen könnte. Eine präzedenzielle ARP-Entscheidung, die um berufungsgerichtliche Klärung bittet, ist kein stabiler Endpunkt; sie ist eine Position bis zur Überprüfung.

Zwei weitere Grenzen folgen aus dem, was die Entscheidung ist. Baurin hob die Wiederaufnahmeentscheidung des Board auf und setzte die Zurückweisungen eines Prüfers in einer anhängigen Anmeldung wieder in Kraft. Es ist ein Ergebnis im Prüfungsverfahren. Es sagt für sich genommen nichts darüber, wie ein District Court oder eine Post-Grant-Instanz einen Nichtigkeitsangriff bei vergleichbaren Tatsachen entscheiden würde, und Leser sollten nicht in der Annahme kalkulieren, dass es das tut. Auch ändert die Entscheidung nichts an der Allergan-Aussage, die bleibt, was der Federal Circuit gesagt hat: Ein zuerst angemeldeter, zuerst erteilter, später ablaufender Anspruch kann nicht durch einen später angemeldeten, später erteilten, früher ablaufenden Referenzanspruch mit gemeinsamem Prioritätsdatum vernichtet werden. Baurin befasst sich damit, wann ein Anmelder sich in dieser Position befindet, nicht damit, was gilt, wenn er es tut.

Welche anhängigen Familien sollten Sie jetzt erneut prüfen?

Jede US-Continuation-Familie, bei der angenommen wurde, eine OTDP-Zurückweisung sei durch Allergan ausgeschlossen, und jede Familie, in der die Argumentation gegen OTDP auf dem Fehlen eines Laufzeitvorteils beruhte.

Für die erste Gruppe ist die Prüfung eher tatsächlicher als rechtlicher Natur: Ermitteln Sie für jedes Familienmitglied das tatsächliche Anmeldedatum, das Erteilungsdatum und das Ablaufdatum und stellen Sie fest, welches Mitglied die erste tatsächliche Anmeldung hält. Ist die Anmeldung, auf die Sie sich stützen, nicht dieses Mitglied, stand ihr die Allergan-Ausnahme nach der Begründung des ARP in Baurin nicht zur Verfügung. Für die zweite Gruppe ist die Prüfung eine der Exposition: Ein Prüfer kann eine Begründung vorbringen, die überhaupt nicht von der Laufzeit abhängt.

Was sollten Sie in diesem Quartal unternehmen?

Führen Sie das Audit der Anmeldedaten durch, öffnen Sie die Memos wieder, die mit Allergan abgeschlossen wurden, und planen Sie die Kosten der Alternativen ein, statt sie erst bei der endgültigen Zurückweisung zu entdecken.

Konkret: Beauftragen Sie US-Anwälte, Familie für Familie erneut zu verifizieren, ob die für Sie relevanten Anmeldungen wirklich die zuerst angemeldeten und zuerst erteilten Mitglieder mit gemeinsamem Prioritätsdatum sind, statt einen Eintrag im Fristenverwaltungssystem als Antwort zu akzeptieren. Wo sie es nicht sind, kalkulieren Sie Terminal Disclaimers in den betroffenen Continuations ein und treffen Sie die Entscheidung früh, solange sie noch eine Wahl im Erteilungsverfahren und nicht im Beschwerdeverfahren ist. Wo Ihre Struktur auf Annahmen über die Inhaberschaft über Familienmitglieder hinweg beruht, legen Sie diese Annahmen den US-Anwälten ausdrücklich vor, statt sie aus einem Strategiepapier aus der Zeit vor Baurin fortzuschreiben. Und halten Sie den Federal Circuit auf der Beobachtungsliste: Das Amt hat um Klärung gebeten, und die Antwort wird, wann immer sie kommt, die Rechnung erneut verändern.