USPTO: Show-Cause-Bescheide bei Null-Laufzeit

Was hat das USPTO tatsächlich angekündigt?

Am 4. Juni 2026 hat das USPTO einen Patent Alert veröffentlicht, der ein Verfahren beschreibt, in dessen Rahmen es Show-Cause-Bescheide versendet, mit denen es fragt, warum das Prüfungsverfahren in anhängigen Anmeldungen fortgesetzt werden soll, die im Falle einer Erteilung zu einem Patent ohne jede Laufzeit führen würden.

Die Ankündigung ist kurz, und ihr praktisches Gewicht wird vom europäischen Schreibtisch aus leicht unterschätzt. Es handelt sich weder um eine Gebührenänderung noch um eine Formularrevision. Das Amt teilt den Anmeldern hier Akte für Akte mit, dass es eine anhängige Anmeldung geprüft hat, zu dem Schluss gekommen ist, dass ein darauf erteiltes Patent keine Laufzeit hätte, und gerne einen Grund für die Fortsetzung hören möchte. Für Portfolios mit langen Ketten von US-Continuations hinter einem frühen Prioritätsdatum ist ein solches Schreiben ein absehbares Ereignis und keine Überraschung – und es lohnt sich, jetzt zu entscheiden, wie die Organisation darauf antworten wird.

Was hat In re Forest entschieden?

Der Federal Circuit hat In re Forest, 134 F.4th 1198 (Fed. Cir. 2025), am 3. April 2025 entschieden und dabei festgehalten, dass vorläufige Rechte nach 35 U.S.C. 154(d) nur dort gewährt werden, wo ein Patent mit Ausschliesslichkeitsrechten erteilt würde.

Diese Entscheidung ist der dogmatische Angelpunkt für alles, was das Amt nun tut. Zuvor konnte ein Anmelder, der eine Anmeldung in einer Familie verfolgte, deren Laufzeit bereits abgelaufen war, immerhin noch auf die vorläufigen Rechte aus der veröffentlichten Anmeldung als etwas Werthaltiges am Ende des Weges verweisen. In re Forest schneidet dieses Argument in der Konstellation ab, in der das letztlich erteilte Patent überhaupt keine Ausschliesslichkeitsrechte trägt. Die praktische Folge ist, dass der betreffenden Anmeldung keine offensichtliche nachgelagerte Berechtigung mehr anhaftet – und das Amt hat den naheliegenden Schluss gezogen: Es fragt, warum die Prüfung fortgesetzt werden soll.

Welche Anmeldungen identifiziert das Amt?

Nach In re Forest hat das USPTO begonnen, anhängige Anmeldungen zu identifizieren, die im Falle einer Erteilung zu einem Patent ohne jede Laufzeit führen würden; erfasst werden dabei Anmeldungen, bei denen keine Möglichkeit besteht, eine Patent Term Adjustment anzusammeln, die zu einer Patentlaufzeit führen würde.

Zwei Merkmale dieser Beschreibung sind wichtig, wenn man sie in eine Fristenabfrage übersetzt. Erstens sieht das Amt auf das Ergebnis – ob ein aus der Anmeldung hervorgehendes Patent Laufzeit hätte – und nicht auf einen einzelnen verfahrensrechtlichen Marker. Zweitens bedeutet die PTA-Einschränkung, dass die Übung nicht schon an der rein theoretischen Verfügbarkeit einer Anpassung scheitert; das Amt sagt, es identifiziere Akten, bei denen keine Möglichkeit besteht, eine Anpassung anzusammeln, die Laufzeit erzeugen würde. Portfoliobezogen sind die Kandidaten jene Akten, bei denen die Rechnung bereits abgeschlossen ist, nicht jene, bei denen sie lediglich knapp ist.

Für ein Portfolio mit europäischem Hauptsitz ist die Form dieses Risikos meist vertraut. Es sind die tiefen Continuation- und Divisional-Ketten, die an einer frühen US-Non-Provisional-Anmeldung hängen und über ein Jahrzehnt oder länger durch Beschwerdeverfahren, Restriction Practice und aufeinanderfolgende Continuations im Prüfungsverfahren gehalten wurden, wobei das Ende der Familie über den Punkt hinausgetrieben ist, an dem eine Erteilung noch durchsetzbare Zeit tragen könnte. Es ist in manchen Häusern auch jene Akte, die seit dem Weggang des zuständigen Anwalts niemand bewusst überprüft hat und die routinemässig aufrechterhalten und beantwortet wurde.

Warum tut das Amt das?

Das USPTO hat erklärt, das Verfahren solle den Beteiligten unnötige Verfahrenskosten ersparen und trage dazu bei, Prüfungsressourcen zu bündeln, um die Verfahrensdauer bei Patenten zu verkürzen.

Beide genannten Begründungen sollte man beim Wort nehmen, denn sie sagen etwas über das Register aus, in dem die Korrespondenz verfasst sein wird. Dies wird als Aufräumarbeit im finanziellen Eigeninteresse des Anmelders und im Interesse all jener dargestellt, die in der Warteschlange des Prüfers hinter diesen Akten stehen. Es wird nicht als Durchsetzungsmassnahme oder Sanktion gerahmt. Diese Rahmung macht es jedoch nicht unbedenklich, den Bescheid zu ignorieren – und der Grund dafür steht im nächsten Abschnitt: Der Hinweis sagt nicht, was passiert, wenn man es tut.

Was lässt der Hinweis offen?

Der Alert beschreibt eine interne Amtspraxis und keine im Federal Register veröffentlichte oder im CFR kodifizierte Regeländerung, und er sagt weder, wie eine zufriedenstellende Antwort auf einen Show-Cause-Bescheid aussieht, noch wie lang die Antwortfrist ist, noch was mit Anmeldungen geschieht, bei denen der Anmelder nicht antwortet.

Das sind drei erhebliche Lücken, und sie sollten bestimmen, wie vorsichtig Sie planen. Da die Praxis nicht kodifiziert ist, gibt es keinen veröffentlichten Regeltext, den man gegen die eigene Akte lesen könnte, und kein Notice-and-Comment-Verfahren, aus dem sich die Auffassung des Amtes zu Grenzfällen ableiten liesse. Da der Hinweis nicht beschreibt, was einem Bescheid genügt, lässt sich keine Musterantwort mit der Zuversicht entwerfen, dass sie die Hürde nimmt. Da er keine Antwortfrist nennt, dürfen Sie nicht annehmen, dass der Bescheid jene Frist trägt, die Ihr Fristensystem gewöhnlich auf Amtskorrespondenz ähnlichen Erscheinungsbilds anwenden würde. Und da er zur Nichtbeantwortung nichts sagt, ist die Folge des Liegenlassens unbekannt – was genau der Grund ist, ihn als dringend und nicht als nachrangig zu behandeln.

Die ehrliche Lesart lautet: Die Ankündigung sagt Ihnen, dass die Schreiben kommen und warum, und überlässt es den Schreiben selbst, die verfahrensrechtlichen Mechanismen zu vermitteln. In-house Counsel sollten sich auf ein Dokument einstellen, dessen Frist und Folgen aus ihm selbst herauszulesen und nicht aus seiner Kategorie abzuleiten sind.

Welche Akten sollten Sie zuerst heraussuchen?

Die zu prüfende Grundgesamtheit sind die anhängigen US-Continuations und -Divisionals, deren zwanzigjährige Laufzeit, gemessen ab dem frühesten Non-Provisional-Prioritätsdatum der Familie, bereits abgelaufen ist oder ablaufen wird, bevor eine Erteilung realistisch erreicht werden kann.

Lassen Sie diese Abfrage jetzt gegen das laufende US-Fristenregister laufen, bevor ein Bescheid eintrifft, und prüfen Sie die Laufzeitberechnung für jeden Treffer anhand des Gesetzes und der Verfahrensgeschichte der Akte selbst, nicht anhand eines Tabellenfelds. Das Ergebnis ist eine Kandidatenliste, kein Befund: Die Identifikationskriterien des Amtes und Ihre eigenen werden nicht perfekt übereinstimmen, und eine Akte, die durch Ihr Raster fällt, erhält vielleicht nie einen Bescheid, während eine für sicher gehaltene Akte einen erhalten kann.

Halten Sie für jede Anmeldung auf der Liste eine Entscheidung fest, bevor die Post eintrifft. Manche dieser Akten werden aus Gründen am Leben erhalten, die nichts mit Exklusivität zu tun haben – Kontinuität einer Familie für künftige Anmeldungen, Integrität einer Lizenz- oder Transaktionsdokumentation, eine interne Berichtspflicht oder ein prozessnaher Grund, den ein bestimmtes Team kennt. Diese Gründe mögen Gründe sein, die das Amt akzeptiert, oder auch nicht; der Hinweis sagt es uns nicht. Aber es sind Gründe, die Sie schnell artikulieren können müssen, und sie lassen sich unter einer Antwortfrist unbekannter Länge weit schwerer rekonstruieren, als sie sich vorab niederschreiben lassen. Wo es keinen solchen Grund gibt, lautet die ehrliche Antwort, dass die Akte ein Kostenposten ist – und die vom Amt genannte Begründung, unnötige Verfahrenskosten zu sparen, ist eine, der Sie zustimmen.

Was sollten Sie jetzt einrichten?

Drei Dinge: das Raster, die vorab festgehaltene Begründung für jede weitergeführte Akte und eine Fristenregel, die einen Show-Cause-Bescheid eskaliert, statt ihn als gewöhnliche Korrespondenz weiterzuleiten.

Die Fristenregel ist der Teil, der am ehesten vernachlässigt wird und am ehesten Schaden anrichtet. Ein Show-Cause-Bescheid des USPTO in einer zehn Jahre alten Continuation sieht auf einem vollen Fristenregister aus wie jede andere Amtspost, und die Standardbehandlung – an die externe Kanzlei geben, die übliche Frist eintragen, zu gegebener Zeit antworten – ist genau die Behandlung, die die unbekannte Antwortfrist unsicher macht. Konfigurieren Sie das Fristensystem so, dass dieser Dokumenttyp bei Eingang eine namentlich benannte Person erreicht, mit der vorab festgehaltenen Begründung der Akte im Anhang.

Entscheiden Sie dann die kommerzielle Frage einmal auf Portfolioebene, statt Akte für Akte unter Zeitdruck: Welche dieser Anmeldungen will das Unternehmen tatsächlich im Prüfungsverfahren halten – im Wissen, dass ein daraus erteiltes Patent keine Laufzeit trüge, und im Wissen, dass In re Forest das Argument der vorläufigen Rechte für ihre Weiterführung beseitigt hat. Für die meisten Portfolios wird diese Liste kurz sein, und sie bewusst zu kürzen ist besser, als sie als Reaktion auf ein Schreiben zu kürzen.